Публикации и статьи / скачать

Александр Дорошенко, заместитель директора НИИ интеллектуальной собственности АПрН Украины, кандидат юридических наук.

Екатерина Щукина, научный сотрудник НИИ интеллектуальной собственности АПрН Украины.

Журнал "Теория и практика интеллектуальной собственности", № 3, 2009

На сегодня коммерческое наименование является одним из наиболее неопределенных объектов интеллектуальной собственности, а вопрос относительно его правовой охраны и защиты до сих пор не нашел нормативного урегулирования из-за отсутствия специального закона. Неоднозначность подходов к правовой охране коммерческих наименований наблюдается также в законодательстве зарубежных стран.

Условия предоставления правовой охраны, возникновения и прекращения прав интеллектуальной собственности на коммерческое наименование закреплены ст.ст. 489-491 Гражданского кодекса Украины (далее — ГК).

После принятия нового ГК в юридической литературе высказывались противоречивые мысли относительно определения сущности коммерческого наименования. Так, например, значительная часть ученых отождествляла понятие коммерческого наименования с наименованием юридического лица. В комментарии к ст. 489 ГК [1] содержится такая мысль: "Право на коммерческое наименование может охраняться законом до момента государственной регистрации юридического лица. Так, право на предварительное резервирование для коммерческих наименований определено Постановлением Кабинета Министров Украины от 24 октября 2001р. № 1383 и Законом Украины "О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц — предпринимателей" [2, с. 799].

Невнимательность при высказывании таких позиций является очевидной, поскольку в комментируемой статье четко указано, что право интеллектуальной собственности на коммерческое наименование действует с момента его первого использования и охраняется без обязательной подачи заявки на него или его регистрации. А отмеченные нормативные акты касаются именно наименований юридических лиц и никакого отношения к коммерческим наименованиям не имеют.

Наименование юридического лица и коммерческое (фирменное) наименование являются разными правовыми категориями, которые отличаются друг от друга кругом субъектов прав на них, основаниями возникновения и прекращения и тому подобное. Этим отличиям посвящено достаточно научных исследований [3, 4], анализ которых не является предметом данной работы.

В соответствии со ст. 90 ГК [1] "Юридическое лицо должно иметь свое наименование, которое содержит информацию о его организационно-правовой форме (…). Юридическое лицо, которое является предпринимательским обществом, может иметь коммерческое (фирменное) наименование ".

Анализ изложенной нормы дает возможность однозначно определить, что юридическое лицо обязано иметь наименование юридического лица, и может (то есть имеет право) дополнительно иметь коммерческое наименования.

Однако, в отличие от наименования юридического лица, любых требований к структуре коммерческого наименования законодательством Украины не установлено, как и не определено вообще его понятие. В ст. 489 ГК закреплены лишь условия предоставления правовой охраны коммерческому наименованию[1].

Структура коммерческого наименования всегда рассматривалась поверхностно, хотя этот вопрос имеет большое значение для защиты прав на этот объект, особенно при столкновении прав на коммерческие наименования и знаки для товаров и услуг.

На этой проблеме свое внимание акцентировала А. Миндрул [5, с. 45]: "Во время возникновения спора определения вопроса, чем именно является коммерческое наименование, может стать достаточно сложным и проблематичным. Так, Высший хозяйственный суд Украины в своем постановлении от 4 марта 2008г. № 12/205-21/55 отмечает, что "вопрос определение фирменного наименования[2] является правовым. Он должен решаться судом в соответствии с действующим законодательством и на основании имеющихся в деле доказательств". Указанный подход нашел свое отображение и в Обзорном письме Высшего хозяйственного суда Украины № 01-8/383/1 от 27.06.2008 "О практике применения хозяйственными судами законодательства о защите прав на объекты интеллектуальной собственности" [6].

Таким образом, вопрос определения состава коммерческого наименования отнесен к компетенции суда, однако, на основании каких доказательств и на основании какого законодательства, если не существует специального закона относительно коммерческих наименований, - остается не понятным.

Среди ученых существуют разные мысли относительно структуры коммерческого наименования. Так, некоторые из них относят к его составу, в частности, размещенные на товаре или его упаковке сведения о названии предприятия-производителя, организационно-правовой форме; форме собственности и даже сведения о его местонахождении и такие, которые могут быть предусмотрены в учредительном договоре [2, с. 799]. Конечно же, такая информация является обязательной для размещения на упаковке, таре или изделии. В свою очередь, использовать ли коммерческое наименование — это право юридического лица, а не обязанность.

В большинстве случаев коммерческое наименование совпадает с наименованием юридического лица или как-то связано с ним.

Пунктами 1 и 2 Требований относительно написания наименования юридического лица или его отделенного подразделения [7] установлено:

"1.1 Юридическое лицо должно иметь свое наименование. В наименовании юридического лица указываются его организационно-правовая форма (…) и название. Наименование юридического лица излагается государственным языком.

1.2 Название юридического лица может состоять из имени собственного юридического лица, а также содержать информацию относительно цели деятельности, вида, способа образования, зависимости юридического лица и других сведений согласно требованиям к наименованию отдельных организационно-правовых форм субъектов хозяйствования. Юридическое лицо, кроме полного наименования, может иметь сокращенное наименование.

1.3 Название юридического лица не может содержать ссылку на организационно-правовую форму.

1.4 Название юридического лица берется в кавычки и указывается непосредственно после организационно-правовой формы субъекта хозяйствования "

Следовательно, наименование юридического лица (НЮЛ) должно содержать две части:

Организационно-правовую форму (ОПФ), например, открытое акционерное общество (ОАО), общество с ограниченной ответственностью (ООО) и др.

Название, которое может содержать информацию относительно цели деятельности юридического лица (юридическое, научное, производственное), вид (государственное, частное, коллективное), способ образования (унитарное, корпоративное) и тому подобное (В/НД), и собственное наименование (СН) — специальную часть наименования, которая необходима для отличая одних юридических лиц от других (любое оригинальное название).

Однако вопрос определения состава коммерческого наименования (КН) остается открытым. Следует согласиться с мыслью А. Миндрул о том, что независимо от того, что решит суд[3], любое его решение можно оспорить из-за того, что законодательством не установлено никаких требований к понятию коммерческого наименования [5, с. 45].

На рисунке 1 изображены возможные варианты коммерческого наименования при классической схеме наименования юридического лица (ОПФ + В/НД + СН). Так, словосочетание "Общество с ограниченной ответственностью "Юридическая компания "Сокол" является полным наименованием юридического лица, а ее коммерческим наименованием может быть: полное наименование (ОПФ + В/НД + СН) — "Общество с ограниченной ответственностью "Юридическая компания "Сокол", указание на вид или направление деятельности и собственное имя (В/НД + СН) — "Юридическая компания "Сокол", сокращенное наименование (ОПФ (абр.) + СН) — "ООО "Сокол", только собственное имя (СН)— "Сокол", или вообще коммерческое наименование будет полностью отличаться от наименования юридического лица (КН отличается от НЮЛ).

КН коммерческое наименование

НЮЛ наименование юридического лица

ОПФ организационно-правовая форма

В/НД вид/направление деятельности

ВН собственное наименование

Рис. 1 Возможные варианты состава коммерческого наименования

Сегодня для конкретизации соответствующих положений ГК разрабатывается специальное законодательство относительно правовой охраны прав на коммерческое наименование. Государственным департаментом интеллектуальной собственности разработан проект закона Украины "Об охране прав на торговые марки, географические указания и коммерческие наименования", в котором определенно понятие и возможный состав коммерческого наименования. Так, коммерческим наименованием, в соответствии с проектом является обозначение, которое дает возможность выделить одно лицо, которое производит и (или) реализовывает товары, или предоставляет услуги, среди других и не вводит в заблуждение потребителей относительно настоящей его деятельности. Такими обозначениями, которые составляют коммерческое наименование, могут быть, в частности, обозначения, которые состоят из указания организационно-правовой формы и/или характера деятельности юридического лица, и обозначения, которое является отличительной частью этого коммерческого наименования; сокращенного наименования юридического лица.

Рассмотрим целесообразность вхождения организационно-правовой формы, которая является обязательным элементом наименования юридического лица, в состав коммерческого наименования.

В отличие от наименования юридического лица коммерческое наименование принадлежит к объектам права интеллектуальной собственности в соответствии со ст. 420 ГК .

В самом широком понимании интеллектуальная собственность означает закрепленные законом права, которые являются результатом интеллектуальной деятельности в промышленной, научной, литературной и художественной сферах [8 с. 15].

Статья 418 ГК содержит определение понятие права интеллектуальной собственности: "это право личности на результат интеллектуальной, творческой деятельности или на другой объект права интеллектуальной собственности, определенный этим Кодексом и другим законом".

Таким образом, объекты интеллектуальной собственности являются индивидуальными, уникальными и является результатом творческой деятельности. Создание любого объекта интеллектуальной собственности нуждается в творческих усилиях, независимо от того, будет ли это литературное произведение, знак для товаров и услуг или коммерческое наименование. Ведь коммерческое наименование — это уникальный идентификатор конкретного юридического лица, который через успешность и эффективное использование в будущем и в совокупности с торговой маркой может стоить значительно больше, чем весь имущественный комплекс предприятия. Поэтому разработка сильного коммерческого наименования нуждается в значительных усилиях.

Вхождение в состав коммерческого наименования организационно-правовой формы, которая является обязательным элементом наименования юридического лица, учитывая назначение и функции коммерческого наименования, не имеет смысла.

Организационно-правовая форма юридического лица предназначена для классификации юридических лиц в зависимости от форм собственности, а также способов закрепления, использования и управления их имуществом. Юридическое значение этого заключается в учете в законодательстве особенностей правового положения предприятий отдельных видов.

Указание на организационно-правовую форму является обязательным в написании наименования юридического лица для его государственной регистрации, а также несет информационное содержание, например, для конкурентов, партнеров, банковских учреждений, налоговых служб и тому подобное. Однако для потребителя, который не имеет возможности одновременно сравнить оба наименования, чтобы их запомнить, указание на организационно-правовую форму значения не имеет. Необходимой информацией для потребителя при выборе определенной организации является ее специализация и репутация на рынке, а разница между "Обществом с ограниченной ответственностью" и "Частным предприятием" не будет для него важной, а, следовательно, и заметной.

Определение состава коммерческого наименования является особенно сложным вопросом при столкновении прав на знаки для товаров и услуг и коммерческие наименования. Как было указано, обычной практикой стало отождествление наименования юридического лица и коммерческого наименования, что иногда приводит к ошибочным выводам.

В обзорном письме [6] при анализе решения суда первой инстанции из конкретного дела акцент сделан на том, что "судом не отмечено в оспариваемом решении, на основании каких доказательств им было определено фирменное наименование истца и отождествлено с полным наименованием. Суд, перебрал на себя не присущие ему функции эксперта, сам пришел к выводу о том, что поскольку фирменным наименованием[4] истца и его отличительной частью является определенное словосочетание (а фактически это есть полное название фирмы), спорная торговая марка не похожа до степени смешения с фирменным наименованием истца".

Таким образом, Высшим хозяйственным судом Украины также указано на нецелесообразность вхождения организационно-правовой формы в состав коммерческого наименования. Это можно объяснить тем, что для определения схожести знака для товаров и услуг с коммерческим наименованием учитывается мнение потребителя и восприятие им сравниваемых обозначений. Именно коммерческое наименование выступает идентификатором юридического лица на рынке, а ее полное название с указанием на организационно-правовую форму является, как правило, слишком громоздкой конструкцией, перегруженной лишней для потребителя информацией, поэтому в полном объеме не запоминается.

Вхождение в состав коммерческого наименования только собственного названия юридического лица, например "Сокол", при полном наименовании Общество с ограниченной ответственностью "Юридическая компания "Сокол" не всегда является уместной, поскольку сокращенное название используется в основном в разговорной практике при устных сообщениях. Кроме того, такое же слово "Сокол" может входить в состав другого коммерческого наименование, при условии разных сфер коммерческой деятельности, территориального размежевания и, если это не вводит в заблуждение потребителей[5]. Как правило, такое собственное название регистрируется в качестве торговой марки (знака для товаров и услуг) и в этом случае выполняет функцию отличая товаров или услуг, а не того или иного лица — участника рынка.

Следовательно, указание вида/направления деятельности в составе КН отвечает требованию информативности. Это позволяет потребителю сразу сориентироваться на специфику и характер деятельности субъекта хозяйствования. Отличительная часть КН (а именно собственное имя) играет индивидуализирующую функцию для выделения юридического лица среди других, особенно тех, которые осуществляют такой же вид деятельности. КН также должно быть лаконичным, поскольку громоздкая конструкция не способствует запоминанию и достаточно тяжелая при произношении.

С учетом изложенного выше, КН должно отвечать требованиям информативности, отличительности и лаконичности. Как коммерческое наименование целесообразно рассматривать обозначение, которое состоит из указания на характер деятельности юридического лица вместе с обозначением, которое является отличительной частью этого коммерческого наименования, без ссылки на организационно-правовую форму. Такая словесная конструкция содержит необходимую и достаточную информацию для идентификации фирмы как субъекта коммерческой деятельности.

Вернемся к нашему примеру на Рис. 1, при такой схеме наиболее целесообразным составом коммерческого наименования с точки зрения информативности и способности запоминаться будет (В/НД + СН) — "Юридическая компания "Сокол", или (ОПФ (абр.) + СН) — "ООО "Сокол".

Следует отметить, что не всегда коммерческое наименование совпадает с наименованием юридического лица даже с именем собственным, что и предусмотрено той же статьей 489 ГК. Так, например, "Общество с ограниченной ответственностью "Аспект — 2003" является наименованием юридического лица, а "Научно-практический журнал "Интеллектуальная собственность" является его коммерческим наименованием. В отличие от наименования юридического лица, для которого установлено требование относительно написания только украинским языком, коммерческое наименование может быть представлено и буквами латиницы.

В таком аспекте интересным является опыт Великобритании, где существует охрана как наименований компании (company names), так и бизнес наименований (business names), при этом охрана этих средств индивидуализации регламентируется разными законами — Законом о бизнес наименованиях 1985г. (Business Names Act) и Законом о компаниях 1985 г. (Company Act).

Бизнес наименование — это наименование, которое используется любым лицом, обществом или компанией для ведения бизнеса, иное, чем собственное наименование (имя), например, "XYZ Limited", осуществляет деятельность как "Fish Antiques" [9 с. 324].

Во Франции разделяют наименование корпораций (denomination sociale) и фирменное наименование (nom commercial). Наименование корпорации является официальным и юридическим именем корпорации и не может быть изменено при использовании за исключением изменения данных в уставных документах. Фирменное наименование может изменяться без специальных правовых процедур [9, с. 323].

Следовательно, "параллельное" существование наименования юридического лица и его коммерческого наименования является абсолютно оправданным, поскольку каждое из этих наименований выполняет свою функцию: первое используется для идентификации лица в органах государственной власти, регистрационных и фискальных органах и тому подобное, а второе — для выделяя лица на рынке.

В тех случаях, когда коммерческое наименование не совпадает с элементами наименования юридического лица, в его состав обычно входит отличительная часть с указанием вида деятельности или без него. Такое обозначение часто регистрируется как торговая марка или может быть ее частью.

Тесная связь коммерческого наименования с торговой маркой наиболее характерна не для фирм — производителей товаров, а для тех, которые предоставляют услуги. Это можно объяснить тем, что большинство услуг предоставляются локально и прежде чем обратиться за предоставлением любой услуги, потребитель хочет быть проинформированным о репутации и опыте фирмы на рынке и использовании не связанной с коммерческим наименованием торговой марки может вообще утратить смысл.

И наоборот, что касается производителей товаров, привязка коммерческого наименования к торговой марке не обязательна. Так, компания может производить товары под разными торговыми марками, например, известная компания Procter and Gamble производит товары под такими торговыми марками, как ARIEL, HEAD & SHOULDERS, PANTENE, BLEND-A-MED, MAX FACTOR и тому подобное.

Официальное наименование для юридического лица, как например и имя физического лица, не может быть предметом оборота и характеризует юридическое лицо в совокупности его прав и обязанностей как самостоятельного субъекта права. В свою очередь коммерческое наименование — это название, которое индивидуализирует юридическое или физическое лицо для идентификации хозяйственных (коммерческих) отношений. Права на коммерческое наименование могут быть переданы, то есть быть предметом оборота, но только совместно с предприятием, которое оно обозначает [10, с. 125].

Не всегда наименование юридического лица состоит из организационно-правовой формы, вида деятельности и собственного имени. Существуют отступления от классической схемы наименования юридического лица, например, при НЮЛ "Закрытое акционерное общество "Мурком", в структуру КН может входить лишь имя собственное — "Мурком", или сокращенное название "ЗАО "Мурком". А при НЮЛ "Открытое акционерное общество "Информационные системы и компьютерные сети "ИСКН", наиболее удачным для запоминания потребителем будет часть имени собственного "ИСКН" из-за трудности и продолжительности произношения полного имени собственного "Информационные системы и компьютерные сети "ИСКН".

Поэтому иногда достаточно сложно определить четкую структуру коммерческого наименования. Для одного юридического лица вариантов коммерческого наименования может быть бесконечное количество, если учитывать и обозначения, которые отличаются от наименования юридического лица. С другой стороны, КН является средством индивидуализации участников гражданского оборота и объектом интеллектуальной собственности, и что именно входит в структуру конкретного коммерческого наименования зависит от позиции потребителя и от его восприятия конкретного юридического лица на рынке. То есть каждый случай нуждается в отдельном исследовании. А неограниченное количество вариантов КН приводит и к неограниченному количеству споров в судебных инстанциях.

Проблема существует не только в определении структуры КН, но и в определении момента его первого использования, то есть начала получения права интеллектуальной собственности на него. Поэтому дела, которые возникают в результате столкновения коммерческих наименований или КН с торговыми марками, являются самыми сложными судебными спорами в связи с неопределенностью предмета спора (что именно в каждом случае является коммерческим наименованием) и сложностью определения принадлежности прав на него (первым использованием будет считаться использование в гражданском обороте или собственно на бумаге, при создании юридического лица).

Во избежание таких спорных ситуаций и надежной защиты коммерческих наименований наиболее удачным, по мнению авторов, было бы введение в Украине обязательной регистрации коммерческих наименований, что позволило бы четко определить его структуру и момент возникновения прав на него по аналогии с торговыми марками. Не ненужно, в таком случае, на свое усмотрение определять структуру коммерческого наименования и судьи, который не всегда является специалистами в сфере интеллектуальной собственности, что усложняет вообще понимание и определение предмета спора.

Однако, ст. 8 Парижской конвенции [11] установлено, что фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, есть ли оно частью товарного знака. Это значит, что Украина не вправе требовать представления заявки или регистрации иностранного коммерческого наименования, даже если такая регистрация обязательна в стране происхождения и даже если регистрация станет основанием возникновения права на национальное коммерческое наименование.

Возможно, именно учитывая эти обстоятельства, которые повлекут дисбаланс между национальными и иностранными коммерческими наименованиями, до сих пор серьезно не рассматривалась проблема введение обязательной государственной регистрации коммерческих наименований.

В таком случае предлагается изменить норму относительно охраны прав на коммерческие наименования в проекте Закона Украины "Об охране прав на торговые марки, географические указания и коммерческие наименования" и изложить ее в такой редакции:

"Обозначениями, которые составляют коммерческое наименование, могут быть, в частности, обозначение, которые состоят из указания на вид и/или направление деятельности юридического лица, и из обозначения, которое является отличительной частью этого коммерческого наименования.

Отличительная часть коммерческого наименования может содержать элементы наименования юридического лица или может полностью отличаться от него".

Кроме того, необходимо конкретизировать, что следует считать моментом первого использования коммерческого наименование, с которым законодатель связывает возникновение прав на него.

Четко определенная структура коммерческого наименования без указания организационно-правовой формы предоставит возможность избежать многих столкновений прав на КН и торговые марки, поскольку позволит четко определить предмет спора, а также упростит процедуру и подходы к установлению схожести между этими обозначениями.

Список использованных источников:

1. Цивільний кодекс України: станом на 14 жовтня. 2008 р. / Голос України.— 2008. — № 195

2. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2-х т. / За відповід. ред. О.В. Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. — К.: Юринком Інтер, 2005. — ТІ. — 832 с.

3. О. Тверезенко. Проблемні аспекти використання комерційних найменувань [Електронний ресурс] / Щотижнева інформ.-прав. газета "Правовий тиждень" — 05/2008. — № 20(93). — Режим доступу до газети http://www.legalweekly.com.ua/article/?uid=386

4. О. Кібенко. Регулювання комерційного (фірмового) найменування у нових Цивільному та Господарському кодексах України / [Електронний
ресурс] — Режим доступу до ресурсу http: //www.yurradnik.com.ua/practice.php?action=1&id=1

5. Міндрул А.В. Проблеми застосування законодавства при зіткненні прав на комерційні найменування та торговельні марки: матеріали наук.-прак. конф. ["Новации интеллектуальной собственности"] (Одеса, 26-30 травня. 2008р.) / Наук.-дос. ін-т інтелектуальної власності АПрН України, Наук.-прак. журнал "Інтелектуальна власність". - К.: НДІ ІВ АпрНУ: НПЖ "ІВ", 2008 — 90 с.

6. Оглядовий лист Вищого господарського суду України № 01-8/383/1 від 27.06.2008 "Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об'єкти інтелектуальної власності" / [Електронний ресурс] / Законодавство України. — Режим доступу: http:/ /zakon.rada.gov.ua.

7. Наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва від 09.06.04 р. № 65 "Про затвердження Вимог щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу" (із змінами, внесеними згідно з з змінами, внесеними згідно з Наказами Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва № 29: станом на 27.03.06, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 червня 2004 р. за № 792/9391 / [Електронний ресурс] / Законодавство України. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

8. Основи інтелектуальної власності / [наук.-метод. вид-ня / ред. Г.І. Якіменко]. — К.: Юридичне видавництво "Ін Юре", 1999. — 578 с.

9. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу та законодавство України / (за ред. Ю.М. Капіци: кол. Авторів: Ю.М. Капіца, С.К. Ступак, В.П. Воробйов та ін.) — К.: Видавничий Дім "Слово", 2006. — 1104 С.

10. Левічева ОД. Експертиза об'єктів промислової власності: заявки на знак для товарів і послуг (торговельну марку) і кваліфікованого зазначення походження товару та/або права використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару: [навч. посіб.] / ОД. Левичева. — К.: Ін-т інтел, власн. і права, 2006 р. — 128 с.

11. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року (переглянута у Брюсселі 14 грудня 1900 р., у Вашингтоні 2 червня 1911
р., у Гаазі 6 листопада 1925 р., у Лондоні 2 червня 1934 р., у Лісабоні 31 жовтня 1958 р., у Стокгольмі 14 липня 1967 р., змінена 2 жовтня 1979 р.):
набуття чинності для України 25 груд. 1991 р. / Зібрання чинних міжнародних договорів України. — 1990. — № 1,С. — 320.

[1] В ст. 489 ГК отмечено, что правовая охрана предоставляется коммерческому наименованию, если оно дает возможность выделить одно лицо среди других, и не вводит в заблуждение потребителей относительно настоящей его деятельности.

[2] В соответствии со ст. 420 ГК фирменное и коммерческое наименование является идентичными понятиями.

[3] Относительно состава коммерческого наименования — прим. автора

[4] В соответствии со ст. 420 ГК фирменное и коммерческое наименование является идентичными понятиями.

[5] В соответствии со ст. 489 ГК, лица могут иметь одинаковые коммерческие наименования, если это не вводит в заблуждение потребителей относительно товаров, которые они производят и (или) реализовывают, и услуг, которые ими предоставляются.